做设计的你注意了！你的作品有可能被别人注册商标 | 以案释法

适用商标法第三十二条时须审慎考量涉案权益是否在商标法规定的“在先权利”范畴内，涉案行为主、客观上是否构成“以不正当手段抢先注册”，涉案证据是否足以证明涉案商标属于“在先使用并具有一定影响的商标”。

杨某主张其为一幅以特定线条、弧度、字母及符号构成的图形（以下简称“Ads+”图形）的著作权人及在先知名商标权人，认为第三人的申请注册的第23448048号“Ads+及图”商标（以下简称诉争商标）侵犯其在先著作权且违反商标法第三十二条的规定，遂向国家知识产权局提出无效宣告请求。

国家知识产权局作出裁定，认为诉争商标的申请注册未违反2013年《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十二条规定之情形，诉争商标予以维持。

杨某不服该决定，向北京知识产权法院提起诉讼，诉讼阶段，杨某提交了关于“Ads+”图形的委托创作证明、作品登记证书，其经营的一家销售品牌舞鞋的淘宝店铺销售记录以及对品牌的宣传推广证据等，主张诉争商标的申请注册不仅侵犯其在先著作权，同时构成以不正当手段抢先注册其已经使用并有一定影响的商标。

2013年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

一、诉争商标的申请注册是否违反2013年商标法第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形

在先著作权属于2013年商标法第三十二条所规定的“在先权利”范畴。本案中，原告主张其享有在先著作权的是一幅以特定线条、弧度、字母及符号构成的图形（以下简称“Ads+”图形）及一串“APLUS DANCE SHOES”英文字母，该图形以粗细线条的结合设计为基础，在曲直变化中呈现英文字母“A”、“d”、“s”的清晰轮廓，并在字母中部偏上的位置点缀了一枚特殊字符“+”，图形右下角落款“APLUS DANCE SHOES”，整体上给观者带来审美的艺术享受，构成著作权法意义上的作品。

从原告提交的证据来看，其所提交的委托创作合同、作品登记证书可以证明原告杨某为的著作权人，本案诉争商标的申请注册时间晚于原告主张的作品的创作时间，诉争商标在构成要素、表现手法、整体视觉效果方面与原告主张的作品实质相似，因此原告主张的作品的著作权可以构成诉争商标的在先权利，第三人未经原告允许，擅自申请注册与原告在先作品高度近似的诉争商标，损害原告的在先著作权。

二、诉争商标的申请注册是否违反2013年商标法第三十二条规定的“申请商标的注册也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条规定，在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。

本案中，原告提交的销售证据仅涉及其个人经营的淘宝店铺的销量及其通过代理商张锋销售的转账记录及部分订购单，以上两渠道销售证据的时间跨度均为2015-2017年，同时原告提交了其在《尚舞》杂志及为舞会邀请制作的产品宣传手册，从上述证据来看，原告主张的在先使用商标的使用时间有限、广告宣传影响面过窄，上述证据不足以证明原告主张的商标属于2013年商标法第三十二条所规定的“在先使用并具有一定影响的商标”。

因此诉争商标的申请注册不构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。

综上，北京知识产权法院判决撤销被诉裁定，国家知识产权局重新作出决定。本案经二审审理判决驳回上诉，维持原判，目前判决已生效。

对商标法第三十二条上半段的适用需要注意以下三方面：第一，原告主张的涉案作品是否构成著作权法的保护客体；第二，诉争商标与原告主张的涉案作品是否符合接触+实质相似的判定标准；第三，原告是否为涉案作品的著作权人或利害关系人。特别需要注意的是，以著作权主张在先权利的对诉争商标指定使用的商品或者服务类别不予考虑。

对商标法第三十二条下半段的适用需要注意以下三方面：第一，诉争商标申请人明知或者应知在先商标；第二，在先商标已经使用并具有一定影响；第三，在先商标使用的商品/服务与诉争商标核定使用的商品/服务相同或类似。