最高法院典型案例｜以进一步限定方式修改的权利要求的侵权判定

以进一步限定方式修改的权利要求的侵权判定。

最高人民法院经审理认为，被诉侵权产品采用的技术方案的技术特征与朗进缝纫机电公司在本案中主张保护的涉案专利权利要求的技术特征均相同，落入涉案专利权的保护范围。南邦科技公司就此提出的相关上诉理由，均缺乏事实依据，不予采信。专利权人在专利确权程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，修改后的权利要求所限定的技术方案不落入原各从属权利要求的保护范围，但仍落入原独立权利要求的保护范围，国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持专利权有效的，未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，有关侵权实施者应当承担赔偿责任，但基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。具体到本案，由于被上诉人朗进缝纫机电公司在涉案专利的无效宣告程序中对涉案专利的权利要求进行了进一步限定的修改，目前维持有效的权利要求1，是以修改前的权利要求1为基础，通过增加修改前的权利要求7的“所述的驱动电机为闭环步进电机”这一技术特征以及修改前的权利要求9的全部附加技术特征，进一步限定修改后所形成的权利要求1。修改后的权利要求2、权利要求7系修改后的权利要求1的从属权利要求，在涉案专利原始的专利权利要求书之中并不存在。南邦科技公司生产、销售的落入涉案专利修改后的权利要求1、权利要求2、权利要求7的保护范围的被诉侵权产品虽然属于侵权产品，南邦科技公司应当停止侵权并赔偿朗进缝纫机电公司的经济损失，但是该被诉侵权产品的生产、销售均发生在涉案专利修改的权利要求被确权之前，本院在考虑涉案专利类型、本案具体情节、朗进缝纫机电公司为本案所支付的合理开支以及综合考量前述论述的基础上，酌情确定南邦科技公司支付朗进缝纫机电公司的经济损失及维权合理开支的赔偿数额为5万元。最高人民法院于2021年2月19日作出(2020)最高法知民终1667号判决，判决如下：(一)维持浙江省宁波市中级人民法院(2018)浙02民初1956号判决第一项、第二项；(二)撤销浙江省宁波市中级人民法院(2018)浙02民初1956号判决第三项、第四项；(三)南邦科技公司于本判决生效后10日内赔偿朗进缝纫机电公司经济损失及合理费用共计50，000元；(四)驳回朗进缝纫机电公司其他诉讼请求；(五)驳回南邦科技公司其他上诉请求。

一、问题提出

2017年我国国家知识产权局在修正《专利审查指南(2010)》时，对专利确权程序中专利文件的修改方式进行了调整，将修改权利要求书的具体方式从“一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除”调整为“一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”。其中，引起业界最多关注的是“权利要求的进一步限定”这一修改方式的增加。大家关注这一修改方式的缘由较为集中在，通过“权利要求的进一步限定”方式修改专利文本，有可能会出现经过确权程序所确认有效的修改后的权利要求在原始的专利文本之中并不存在之情形。这是对权利要求所作的实质性的修改，原始权利要求存在严重的缺陷。而按照我国之前实行的专利确权程序中有关专利权利要求书的修改方式，经过确权程序所确认的修改后的权利要求肯定都会记载在涉案专利原始的专利文本之中。此时，针对该修改后的权利要求，在后续的侵权纠纷程序中如何判定是否存在侵权行为以及如何确定法律责任，就是摆在法官面前必须要解决的问题。朗进缝纫机电公司诉南邦科技公司等侵害专利权纠纷案二审争议的核心问题就在于此。

二、进一步限定方式修改与专利的公示公信

我国国家知识产权局对于专利确权程序中，权利人对专利权利要求书的修改方式进行了调整，将修改权利要求书的具体方式从“一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除”调整为“一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”。本案涉案专利自授权之时至我国国家知识产权局对确权程序中权利人对专利权利要求书的修改方式进行调整之日，社会公众对涉案专利权的保护范围均是以涉案专利修改前权利要求所确定的保护范围为基础，合理预期涉案专利权利要求所能确定的保护范围，以避免自己实施某一技术方案之时落入涉案专利权的保护范围而侵害涉案专利权。

对于涉案被诉侵权行为，如果按照我国国家知识产权局之前有关确权程序中的权利人对专利权利要求书的修改方式，权利人无论选择“权利要求的删除、合并和技术方案的删除”之中任何一种方式对权利要求进行修改，均不可能获得现在得到确认的修改后权利要求1。如此一来，落入修改前的权利要求1的保护范围的涉案被诉侵权行为，在修改前的权利要求1已经被放弃或无效之后，就不会出现又落入现在获得确认的修改后的权利要求1的保护范围。可见，本案权利人在专利确权程序之中对涉案专利的权利要求所作的进一步限定的修改，本质上是对权利要求所作的实质性的修改，是对原始权利要求存在严重的缺陷的补救。此时就出现了权利人以“进一步限定”的方式对专利权利要求书修改后，有可能产生后续专利侵权程序中对社会公众不公平的情形。

专利法的终极目标是社会公共利益，无论是从专利制度之中的“专利公开换保护原则”，还是从“权利人与社会公众之间的利益平衡原则”出发，专利权人充分公开专利信息，社会公众充分信任专利权人公开的该信息，通过对专利信息的公示公信实现专利权人与社会公众之间利益的平衡，从而达到从公开到公信的效果。由此，专利权人公开的专利信息必须具备稳定性和有效性。稳定和有效缺一不可，必须协同起效，难以单独起效；如若顾此失彼，就难以实现从公示到公信，从而导致失衡。

三、以进一步限定方式修改对专利公信力的减损

专利信息公开后，社会公众对其产生信赖。要在专利权人与社会公众之间实现利益平衡，既要严格保护专利权获得与其作出的发明贡献相当的利益，也要保障社会公众充分获取专利信息的相关利益。而基于常识，在专利文件撰写本身所固有的难度之外，专利申请人或代理人的表达水平及认知能力的局限，可能会导致语言表达和形式规范上的困难或对技术的理解产生偏差。随着对现有技术和发明创造等的理解程度的提高，特别是在侵权纠纷或确权程序中，申请人往往需要根据对发明创造和现有技术的新的理解对权利要求书和说明书进行修正。当然，允许专利权人在专利确权程序中修改专利也考虑到了公众所获得信息的准确性。社会公众正确把握专利权人所给出的技术信息，一方面，有利于其更好地运用或改进该项技术方案；另一方面，社会公众需要一个准确的权利边界去规制自己的行为，清楚知道哪些行为会侵犯专利权人的权利。也正因为如此，国家知识产权局在专利确权程序之中对专利权的修改方式增加了“对权利要求的进一步限定”的这一修改方式。

所谓对权利要求作进一步限定的修改方式，是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，既可补入从属于同一个独立权利要求的技术特征，也可补入从属于不同的独立权利要求的技术特征。这样做其实是缩小了专利的保护范围，对比修改前的情况，是将权利要求合并的修改方式扩大到了允许权利要求当中具体技术特征的补入，原来是以权利要求为修改单位，现在以具体的技术特征为修改单位。

但是，在允许“权利要求的进一步限定”的修改方式下，也会产生以下问题：一方面，从对在先申请原则的影响来看，既可能会使专利权人为抢占一个在先的申请日而将不成熟的技术方案申请专利，在授权后的修改当中再将申请日时尚未完成或者发现的技术方案添加到权利要求中，又可能会使申请人在实质审查及复审阶段缺乏修改的积极性；另一方面，专利权人在专利文本中披露技术方案的动力就可能不足。这将不利于社会公众清楚明了其专利权的保护范围，也不利于潜在发明者获知信息并利用信息进行创新，让社会公众在此基础上继续发明创造。反而成为专利权人滥用专利权，打击竞争者的工具，奖励了权利人却没有达到专利法通过激励专利权人公布信息以促进创新之最终目的。可见，按照“权利要求的进一步限定”的修改方式，在缺乏相关配套补充机制的情况下，有可能导致涉案专利权人与社会公众之间的利益失去平衡，不利于专利制度价值目的之实现。增加“权利要求的进一步限定”的修改方式后，对专利信息公开的稳定性和公信力有一定程度的减损，因而需要相关配套制度予以弥补。

四、弥补专利公信减损的方式

专利权人理应披露信息以促进创新，因此，针对本案出现的情形，为了在涉案专利权人与社会公众之间重新实现利益平衡，真正实现专利制度的价值目的，有必要减低或消除“权利要求的进一步限定”的修改方式对专利在先申请制度价值的贬损以及对专利信息公开既往公信力的减损。目前，在我国专利制度中，有两项制度在一定程度上可以弥补专利公信减损：先用权制度与临时保护期制度。在域外专利制度中弥补专利公信减损的存在：美国专利制度中的“中用权”制度。

(一)我国弥补专利公信减损的方式

所谓先用权，是指在专利申请人就某项发明创造向国家专利局提出申请之日前，他人就该项发明创造已经制造出相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，那么即使在该申请被授予专利权后，他人仍有权在原有范围内继续制造或使用该发明创造。该行为不被视为侵犯专利权。先用权制度产生的根本原因在于，在先申请原则下法律赋予了专利权特有的垄断权性质，专利权人有权排除他人对专利的实施。然而，实际上，最先向专利局提出专利申请的人可能并非最早完成该项发明创造的发明人或设计人。如若实际的最先发明人独立地完成同样的发明创造，并且为该发明创造的制造和使用投入了人力、财力、物力，在此情况下，却被在后授予的专利权完全禁止或者不适当地限制权利的行使，势必不合法理与情理。先用权实际就是此情形对于既往公信力减损的弥补方式。

发明专利临时保护期是指发明专利申请公开日至授权日这段时间。由于申请人还没有被授予专利权而该项发明专利申请所涉及的技术秘密已被公开，因此经常会出现侵权现象。发明专利实行早期公开、延迟审查制度，因此存在专利申请公布日与授权公告日之间的临时保护期。在延迟审查制度下，发明专利申请已经公开但还没有授权，如果允许他人任意实施该发明，对申请人显然是不公平的。为了解决该矛盾，我国设立了发明专利临时保护制度。根据我国《专利法》第13条的规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。临时保护期实际就是此情形下，对于既往公信力减损的弥补方式。

当然，允许“权利要求的进一步限定”的修改方式，使可能因专利权人申请时的撰写能力等原因所导致的欠缺稳定性的专利权，通过修改获得与技术贡献相匹配的相对稳定的专利权，实质上确实缩小了专利权的保护范围，对于专利公开内容的未来公信力却又有所增益。毕竟，社会公众需要一个准确的权利边界去规制自己的行为，只有专利的权利要求稳定，其所界定的保护范围才能明晰，社会公众才能清楚知道哪些行为会侵犯专利权人的权利。因此该修改也在一定程度上有利于社会公众获得相关信息。社会公众只有正确把握专利权人所给出的技术信息，才能更好地运用或改进该项技术方案。而且，社会公众能够制造出被涉案专利该修改后的权利要求所覆盖的产品，尽管其中有其自身的努力和贡献，但亦可能会从专利权人所公开的涉案专利的原始的专利文本中获得相关技术信息，这是其与先用权制度中在先发明人的不同之处，也是其与临时保护期内他人实施已公开但尚未获得授权的发明的技术方案的相似之处。其对专利公信减损的弥补原理应当是与先用权制度与临时保护期制度相通，因此，在具体规则确定方面，此种情形可以借鉴临时保护期制度，尽可能实现权利人与社会公众利益的平衡。

(二)域外弥补专利公信减损的方式

在美国专利制度中，中用权学说在《1952年专利法》(Patent Act of 1952)之前就提出来了，因为美国法院意识到如果专利权人在授权后程序中修改权利要求，则“已经开始制造、使用或销售特定产品的第三方之前的合法行为可能会侵害修改后的专利权”。中用权学说的逻辑是，假设专利权人拥有的有效的专利权，经过再颁后才能维持继续有效。其本质上对权利要求所作的实质性的修改，实质上是原始权利要求存在严重的缺陷。

在美国专利制度中，有两种类型的中用权——绝对中用权和衡平中用权，在《1952年专利法》第252条中分别有规定。绝对中用权是指，如果被诉侵权产品在专利再颁之前已制造或使用，则被告对修改后的权利要求免予承担侵权责任。衡平中用权则是一种自由裁量权，只要被告在再颁之前已经对被诉侵权行为(应是指被诉侵权产品或方法的制造/使用/销售)作好实质性的准备，即使被诉侵权产品在再颁之后制造或使用，被告也免于对修改后的权利要求承担侵权责任。

现在，美国“中用权”制度也并非只针对修改后的权利要求的保护范围扩大的情形，也可以针对修改后的权利要求的保护范围缩小的情形。实质上，美国“中用权”制度适用的前提不在于权利要求保护范围是扩大还是缩小，关键在于是否对专利的权利要求作出了实质性修改，在这种情况下维持有效的权利要求，其公示公信力对于社会公众确实会产生一定程度的影响。

五、结语

本案二审判决有效解决了以进一步限定方式修改权利要求可能带来的对专利公示公信力减损的影响，在一定程度上实现了专利权人与社会公众利益之间的平衡。为此确定如下规则：以进一步限定方式修改权利要求，由于修改后权利要求的技术方案在原专利文本中并未出现过，基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对依此方式修改维持有效的权利要求，在后续的侵权纠纷程序中，落入该修改后的权利要求保护范围的被诉侵权技术方案，尽管应当认定被诉侵权技术方案侵权，但在确定赔偿数额时亦应当充分考量该种修改方式对专利公信减损的弥补。