观察与思考 | 对若干商标抢注和撤三申请案件的思考和建议

2021-06-22浏览次数：

来源：中华商标杂志

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本人在企业从事商标管理工作26年，在基层工作中对当前商标领域存在的一些乱象感触很深，也有一些困惑，在此提出自己的一些思考，以求教方家。

首先举例一组案情。

案情一：国内一知名药企，花巨资在第5类上培育出一个知名商标（曾受《商标法》第十三条驰名商标条款保护过），他们发现在第30类茶饮料、第33类白酒上被一自然人抢注后，及时提出了异议，结果异议、复审都没成功，理由是：不属于相同和类似商品。之后，该自然人联系这家药企，开价两千万元要把这个商标卖给他们，被企业严词拒绝。据这家药企商标主管说，近几年，很多从事抢注商标的人，把该企业的商标、或前后加字词、或拆分开，在肥料、木材、水泥、沥青、家具，甚至宠物尿布上都申请注册，为此，企业专门设立维权部门，2018年异议、无效、行诉案件65件，2019年85件，2020年高达120件，企业真是欲哭无泪，还得投巨资维护权益。

案情二：在一次某市的企业商标保护研讨会上，一位代表向与会专家提出一个问题：前两个月，我们公司接到商标局一个关于提供注册商标使用证据的通知，要求在两个月内提供我们三年来使用该商标的证据，不提供或没有证据商标就会被撤销，我们及时提供了正在使用的相关证据，并按要求交给商标局，想不到的是，这个结果还没下来，还是这个人又连续两次换代理公司，多次提出撤三申请，搞得我们疲于应对，正常工作受到了极大干扰，请问如何处理。专家只能建议该企业准备证据材料进行答辩（后经查实，此人是竞争对手）。

案情三：湖北一自然人（申请人）委托北京一家代理公司对某企业（被申请人）商标提出撤三申请，商标局经过审查认定证据有效，不予撤销。申请人变更了代理人，又委托天津一家代理公司提出复审，因在法定期限内因没缴费，商评委下发了商标评审申请无款不予受理通知书。六个月后，该申请人又委托北京另一家代理公司重新提出撤三申请，同一天提出撤三申请的又增加了上海一个自然人（也是这家代理公司代理），商标局经过审查认定证据有效，不予撤销。但是否复审，还得取决于对方，这种马拉松式的撤三不知何时收官，企业老总每日都惶恐靴子何时又落地。

从以上三种案情看出，一些守法经营企业，在小小商标上所付出的代价和艰辛，感受到的苦痛是何其无奈，许多企业为了维护商标权的正常行使，被逼在45个类别全项注册保护，还面临被撤三的窘境，造成大量闲置商标，目前，我国有效注册商标量突破三千万件，业内人士普遍认为使用率只有百分之十，笔者从事商标工作多年，梳理一下，闲置商标太多原因可归纳为以下三种情况。

一、以出售倒卖《商标注册证》为业的人，这种人是把他人有一定知名度的注册商标和未注册商标在不同类别抢注，或把这些知名商标拆分、前后加字、加其它元素注册，寻找社会热点及网络词汇申请注册，然后利用信函、电话、某些交易平台出售，从中牟取暴利。

二、一些合法合规经营的企业，花重金征得一个好商标，怕别人抢注，把文字反复组合，在45个类别申请注册保护（俗称防御商标），本来是只生产食品的企业，却不得不在肥料、水泥上也注册商标，注册几十、几百甚至上千件商标的大有企业在，不为使用，只为防盗。

三、企业为防撤三风险，被迫临近三年再注册一次，不得不再花一次钱买个三年保险。

凡此种种怪象，使一些守法遵纪的企业被动卷入这种注册商标无序的乱象之中，搞的企业疲于应对，影响正常的经营秩序，增加企业的经济负担，同时，也浪费了国家的行政和司法资源，行政和司法商标纠纷案剧增，特别是进入司法环节，高额费用和漫长的审判期限，拖得企业不堪负重，据一位同行讲，他们有一个商标，从异议程序开始应对，到高院最后结案用了7年时间，官司打到最后，总经理换了，办事员也退休了。

我国商标注册申请量的猛增现象是从2002年开始的，2001年《商标法》修正案把第四条第一款、第二款修改为：“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册”。“自然人、法人或者其他组织对其提供的服务项目，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请服务商标注册。”而在1982的《商标法》和1993年的《商标法》修正案中，规定商标申请的主体仅仅是企业、事业单位和个体工商者，放开自然人可以申请注册商标后，由于没有限制措施，自然人仅提供身份证复印件作为证明材料，不需要其他任何证明即可申请商标，随之而来的是商标申请数量迅猛增长，2002年达37万件，已是世界第一（当年美国第二，年30多万件，日本第三，年20多万件，英国、俄罗斯年10万件左右），此时，一些靠抢注商标敛财的人看到了商机，开始大量申请，造成商标申请案件积压，审查周期过长，至少2—3年后才能拿到注册证，甚至还出现过一件商标如果全部走完法律程序，到手的注册证也该续展了，企业也破产了的情况。急需商标注册证的企业反应强烈，为了制止这种野蛮申请现象，打击以买卖《商标注册证》为业的炒家，2007年2月6日，商标局公布《自然人办理商标注册申请注意事项》，2007年2月12日开始执行，并对办理转让商标申请，受让人为自然人的，也要参照这个规定办理。该“注意事项”增加了对自然人申请注册商标的资格限制，规定：个体工商户可以其字号或执照上登记的经营者名义提出注册申请。以经营者名义申请时，应提交经营者的身份证、个体工商户营业执照。对个人合伙、农村承包经营户、其他获准从事经营活动的自然人也做了类似规定，又对自然人提出商标注册申请的范围进行限制。新规定的第五条：“自然人提出商标注册申请的商品和服务范围，应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限，或者以其自营的农副产品为限”，这就使自然人不能随意在自己经营范围之外的商品上注册商标，新规要求办理转让商标申请，受让人为自然人的，自然人也得符合实际从事经营、以经营范围为限的要求。新规的颁布起到了抑制无序申请注册的作用，但依然不能从根本上解决商标申请量急增的问题。2007年底，商标注册申请件发生严重积压，达185万件，由于企业呼声强烈，引起政府的高度重视，商标局迅速采取措施，增加审查人员，突击审查，最大限度地解决了积压问题。虽然商标局为此付出了很大努力，但在买卖商标巨大利益的驱动下，抢注者依然我行我素，不断变换花样，到2010年，年申请量超100万件，2013年188万件，2014年228万件，2015年286万件。2016年3月15日，商标局根据市场需求，又发布了一则《通告》，简化自然人办理商标注册申请时提交的手续文件，对个体工商户办理商标注册申请时申报商品或服务范围是否在其核准经营范围内不再进行审查。办理转让商标申请，受让人为自然人的，参照办理。对自然人取消限制后，商标申请量同年上升为370多万件（2017年申请量达570万件，2019年突破800万件），商标局为了提高审查速度，从2016年起试点设立京外商标审查协作中心，同年12月1日，全国首个协作中心在广州揭牌成立，之后在全国重点省、市成立协作中心和设立受理窗口，方便了申请人。目前从申请到注册缩短至4至6个月，给企业产品能尽快进入市场争得了宝贵时间。

商标是企业的权威性法律印记，它烙印着企业发展的历史；凝聚着企业厚重的文化内涵；承诺着企业产品质量的保证，也是区分商品和服务来源的标志。所以说，保护商标权就是保护企业的命脉，保护消费者的合法权益，保护市场主体诚实信用，公平竞争，保护市场经济健康有序可持续发展。对此，思考和建议如下：

―、严格依法办事，强化商标使用的要求。从严执行《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”条款，可参照美国等一些发达国家商标注册使用在先的原则，考虑在申请人提交申请后三个月内，应补充提交申请该商标的使用证据或其它要使用的真实理由和意图，如果不提供证据或证据不合要求，应不予受理，驳回申请，在转让商标时，双方必须签订商标转让合同，并附有公证机关公证的真实使用该商标的公证书或市场监管部门出具的使用证明，方可办理转让手续。

二、建议在修改《商标法》时，应当遵循《巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协定（TRIPS）》，对知识产权采取“最低保护原则”和“更宽范围保护”的精神，淡化“驰名商标”色彩，增加“公众知晓”和“公众熟知”商标的具体条款，强化对使用未注册商标和已注册商标更宽范围的保护力度，尽快与国际接轨。在《巴黎公约指南中》对公约六条之二解释为“不准在完全不同的商品上注册或使用他人已使用或者注册商标相同或近似的商标”，这是个底线，超越了这个底线就应当禁止。前面说过，商标是企业的权威性法律印记，这个印记是企业劳动智慧的结晶，是企业的金字招牌，享有在先权利，应受宪法和专门法律的保护，如果允许其他企业在完全不同商品上使用，等于抢夺别人果实，对企业是伤害和不公正，市场上就会出现有法不依的混乱局面（市场上那些不以使用为目的的倒卖商标注册证的行为就是例证）。建议在商标实质审查阶段，对在不同类别上与有一定市场知名度商标相同或近似商标的申请，从严掌握。对未注册商标，在异议程序中，只要异议人能提供出在先权利及使用的证据，异议就应当成立，这样也能减轻审查压力，节约行政资源，企业也不需要在四十五个类别反反复复注册自己的商标，减轻企业的负担，真正做到市场经济的公平竞争，使商标概念回归到法律本意的正确轨道上。

三、《商标法》第四十九条第二款规定：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。在撤销连续三年不使用案件中，援引的“正当理由”除在《商标法实施条例》第六十七条规定的四种情况“不可抗力、政府政策性限制、破产清单、其他不可归责于商标注册人的正当理由”之外，在实践中有种情况建议也视为正当理由。如一些知名企业花重金在报纸、杂志及公众媒体上征集到的商标名字，既有显著性，又有独创性，享有在先权利，并通过使用获有一定的知名度，为了保护这个权利，企业在A类别注册使用的同时，又在其他类别进行防御性注册，如遇撤销防御注册商标时，只要企业能提供出在A类别使用的证据，建议也视为正当理由。在“任何单位或者个人"中，虽然《条例》第六十五条、六十六条都有明确规定，在六十五条中“注册商标成为其核定使用的商品通用名称情形的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，提交申请时应当附送证据材料”，关于“附送证据材料”之条件比较慎重，审案时有据可查。在六十六条中“注册商标无正当理由连续三年不使用的情形的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，提交申请时应当说明有关情况”，在现实操作中，申请人仅凭“据调查”“查阅资料”“跟踪广告”等情况，以单方面的措辞为理由，在无证据佐证的情况下就可提出撤三申请，简单一个理由够企业忙乎一阵子（前面提到的撤三案情），随心所欲提撤三，碰运气，能撤掉就得利，撤不掉无所谓。因此，建议对六十六条中的撤三申请人也要有限制，比如，对同一个商标反复提撤三或大批量提撤三的申请人，可标注为异常行为，划入征信名单，审查员在审查这些案件时要慎重处理。又如，申请人要有营业执照或经营执照（自然人），申请中要有充分的理由或证据事实来说明撤三的原因，体现出以使用为目的或其他合法、合理目的的撤三行为，这样对申请人设一限制，免得滥用这个权利，杜绝任意性，维护被申请人的合法权利和正常的经营秩序。

作者单位：仲景宛西制药股份有限公司