科创板拟上市企业的典型专利问题及专利早期管理建议

2021-03-24浏览次数：

来源：知产力

作者：陈敬 巩靖 北京市通商律师事务所

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引言

2019年3月18日，上海证券交易所（以下称“上交所”）正式开放科创板上市申请受理审核系统，开始受理科创板上市申请。科创板以其对科技类企业更强的包容性[1]，吸引了众多科技类企业寻求在科创板首次公开发行股票（IPO）。

作为企业科技创新能力的重要体现，专利相关问题是上交所、科创板上市委员会（以下称“上市委”）对于拟在科创板上市企业（以下称“拟上市企业”或“发行人”）重点审核的内容。截至于2021年3月12日，在科创板申请上市的545家企业中，已有多家企业暴露出与专利相关的问题。本文以这些典型的专利问题为切入点，探讨拟上市企业的专利早期管理。

一、科创板拟上市企业出现的典型专利问题

根据《科创属性评价指引（试行）》以及《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，发行人应具有5件以上形成主营业务收入的发明专利[2][3]。并且，与在主板上市的企业一样，科创板发行人也不得存在包括核心专利在内的核心资产的重大权属纠纷，不得存在重大诉讼等对持续经营有重大不利影响的事项[4]。此外，包括专利管理在内的企业知识产权内部管理制度是否建立健全并有效运行，亦是上交所和上市委重点关注和审核的内容[5]。

根据上述规定以及我们对近两年科创板拟上市企业所披露资料的整理，我们将发行人出现的专利相关问题归纳为以下八类：

（一）专利取得方式不合常理

科技创新能力是科创板对于发行人的核心要求。根据科创板的定位，发行人应当面向世界科技前沿，拥有关键核心技术，科技创新能力突出，具有较强成长性。如果发行人与核心技术相关的专利系受让所得，其余专利均为一次性集中申请，则从某种程度上说明该发行人自身不具备核心技术优势，或者至少其科技创新能力有限，不符合科创板定位、不具备科创板发行人资格。

在博拉网络股份有限公司（以下称“博拉网络”）上市申请过程中，上交所发现其全部发明专利均为继受取得。上交所对博拉网络的自主研发能力、技术先进性和技术优势提出质疑[6]，且博拉网络的答复未能消除上交所的前述疑惑。并且，在第三轮审核问询中，上交所还发现并尖锐地指出博拉网络除上述继受取得的发明专利外，仅进行过一次专利“集中申请”[7]，这与通常的科创企业在技术研发及专利申请方面具有连续性的情况明显不同。

最终，上市委认为博拉网络存在着披露其核心技术为自主研发及具有技术先进性和技术优势的依据不充分等问题，终止审核其上市申请[8]。

（二）专利申请及授权明显断档

除专利权的取得方式以及申请方式外，发行人的专利申请及授权情况是否连续及稳定也成为反映发行人能否保持核心技术先进性、是否具有持续创新能力的指标之一。

2020年8月，昆腾微电子股份有限公司（以下称“昆腾微”）向上交所提交科创板上市申请。昆腾微虽然不存在核心专利均系继受取得、其余专利均为一次性集中申请的问题，但是，昆腾微却暴露出绝大部分专利权于早期取得、在报告期内专利申请及授权明显断档的问题。

根据招股说明书披露，昆腾微41项发明专利中有30项发明专利的授权时间在2017年以前，报告期内获授发明专利时间也均集中于2017年。在2019年，昆腾微没有任何新增获授发明专利。因此，上交所对昆腾微认定其核心技术先进性的依据是否充分、是否具备持续创新能力等问题进行问询[9]。

客观事实是，昆腾微在2016年-2018年之间确实存在专利申请的断档。专利申请的断档直接导致了该公司在2019年无任何新增授权专利。昆腾公司最终于2020年12月24日撤回了上市申请，上市之路暂告一段落[10]。

（三）核心专利保护期即将届满

除专利申请及授权明显断档可能降低对发行人科创能力的评价外，发行人的核心专利即将到期也会引发监管机构对发行人的持续经营能力的质疑。

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下称“前沿生物”）在招股说明书中披露，公司拥有一个已上市且在全球主要市场获得专利的原创抗艾滋病国家一类新药——艾博韦泰（商品名“艾可宁”）。艾可宁的化合物结构的中国专利将于2023年9月22日到期。

对于该核心专利到期后是否会对前沿生物的持续经营产生影响，上交所在前期多轮审核问询中始终抱有疑问。在首轮审核问询中，上交所即要求前沿生物核查并答复“目前唯一一款上市新药的核心专利即将于2023年到期及专利到期后对发行人生产经营的影响”[11]。2020年6月5日，前沿生物被公告暂缓上市，其审核意见即包括：“在发行人现有艾可宁专利将于2023年到期的情况下，是否可以达到确保发行人现有产品在2024-2027年实现预期销售收入的目的。”

针对上述审核意见，前沿生物公司分别从公司已经就艾可宁产品申请了其他后续专利进行保护、艾可宁制备工艺复杂并且仿制难度较大等角度进行了答复，上交所和上市委关于核心专利权保护期届满后对发行人持续经营的不利影响的问询这才告一段落。虽然前沿生物最终过会并注册生效，但核心专利权保护期即将届满问题对前沿生物上市确实造成了不少麻烦。

（四）专利授权地与主要收入来源地错位

《科创属性评价指标》第一条第一款规定，拟上市企业应当同时符合包括“形成主营业务收入的发明专利5项以上”的必要条件。这表明，拟上市企业的主营业务收入应当与其先进的核心技术密切相关，且该等核心技术应当通过诸如发明专利等知识产权的形式予以保护。而如果该等发明授权地与发行人的主要收来源地一致，则可以从一定程度上表明该等发明所保护的核心技术确实可以帮助发行人构建技术壁垒，保障发行人持续稳定经营。

上海合晶硅材料股份有限公司（以下称“合晶硅”）招股说明书披露其2017年-2019年境外收入金额占比分别为65.20%、67.68%、81.69%，该公司境外销售收入占主营业务收入的比例较高。该公司的境外客户主要分布于中国台湾、中国香港等地，终端客户遍及欧洲、美国、日本等国家和地区。然而，合晶硅拥有的所有专利却均为境内专利。

上交所注意到了合晶硅专利授权地与其主要收入来源地错位的问题，在首轮审核问询函中即要求该公司说明“发行人及其子公司拥有专利均为境内专利的原因和合理性，发行人海外专利的取得是否存在法律障碍，对发行人境外销售的影响”等问题[12]。由于种种原因，合晶硅最终撤回了上市申请[13]。

（五）专利侵权诉讼集中爆发

根据科创板的定位，发行人应当主要依靠核心技术开展生产经营。如果发行人实施的核心技术遭遇大规模的重大的专利侵权诉讼，则发行人将面临停止使用核心技术、承担巨额损害赔偿等风险，企业的持续经营将可能遭受重大不利影响，企业的上市进程将可能因此被延缓甚至于终止。

2019年04月24日，上交所披露了贵州白山云科技股份有限公司（以下称“白山云”）的招股说明书等上市申报材料。2019年6月17日和2019年11月7日，白山云收到四案起诉状，网宿科技股份有限公司（以下称“网宿科技”）以白山云涉嫌侵害其四项专利权为由提起四件诉讼，请求法院判令白山云停止侵权并合计赔偿经济损失2.5亿余元人民币[14][15]。

面对集中爆发的重大诉讼，白山云于11月7日即主动要求中止审核，上交所决定中止。在2020年5月12日恢复白山云发行上市审核后，上交所的审核问询仍主要聚焦于白山云的专利诉讼。2020年6月18日，白山云、保荐机构、律师事务所针对问询函中的专利诉讼问题作出了答复，但该答复似乎并未取得理想效果。2020年7月5日，白山云和保荐人撤回了上市申请[16]。

（六）专利稳定性遭受重大挑战

如前所述，按照《科创属性评价指引（试行）》，对于本身所拥有的专利数量较少的非软件类企业而言，如果发行人拥有的多项专利集中遭受稳定性的重大挑战，很可能导致发行人实际享有专利权的发明专利数量不足5项，进而导致发行人不满足科创板发行人资格。

2020年5月8日，上交所披露了成都极米科技股份有限公司（以下称“极米科技”）的上市申报材料。极米科技在其招股说明书中共披露了16项发明专利。

2020年7月21日，深圳光峰科技股份有限公司（以下称“光峰科技”）发布《关于对成都极米科技股份有限公司发明专利提出无效宣告请求的公告》，对极米科技披露的全部16项发明专利向国家知识产权局提出了无效宣告请求[17]。

为避免上述不满足科创板发行人资格的极端事件发生，并且为了消除光峰科技同时提起的专利侵权诉讼对极米科技上市申请的重大不利影响，极米科技以巨大的和解代价（包括2500万元的专利许可使用费、500万元的一次性工程费用（NRE）以及五年半的“战略合作”[18]）与光峰科技达成和解，从而使光峰科技撤回全部无效宣告请求和专利侵权诉讼，解除了上市危机[19]。

（七）专利权权属潜藏纠纷风险

专利权（或者专利申请权，下同）的权属纠纷对发行人可能产生两方面的风险：一方面，如果发行人涉案专利权的权属发生变更，则发行人因该专利所获得的技术壁垒优势将会丧失，市场竞争力可能减弱；另一方面，如果涉案专利所覆盖的技术涉及发行人主营业务，该专利权移转后，还将反过来使发行人产生专利侵权风险。两方面的风险都可能对发行人的持续经营能力产生重大不利影响。

2019年5月至2020年7月，在苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下称“敏芯股份”）上市申请过程中，歌尔股份有限公司（以下称“歌尔公司”）除陆续向敏芯股份提出10起专利侵权诉讼外，还协同关联企业以职务发明为由、针对敏芯公司的7件专利及专利申请提起了一系列权属纠纷之诉[20]。这些权属纠纷成为上交所每一轮审核问询函、意见落实函均涉及的问题，对敏芯公司的上市进程产生了较大的阻力。虽然敏芯股份最终于2020年7月14日注册生效，但这一上市之旅可谓惊心动魄。

除因职务发明业已引发的专利权属纠纷诉讼外，对于与职务发明相关的潜在专利权权属纠纷，上交所亦曾关注。例如，针对山西锦波生物医药股份有限公司（以下称“锦波生物”）的上市申请，上交所注意到其受让的3项专利来自于实际控制人杨霞，而杨霞在这些专利申请时任职于山西医科大学。上交所在第一轮审核问询函中即问及该等专利是否属于杨霞原单位的职务发明创造[21]。此外，如果发行人的核心技术属于合作开发或者委托开发的成果，上交所还会关注发行人对该核心技术相关专利的权属约定是否清晰。

（八）专利未按期缴纳年费而失效

众所周知，导致专利失效的主要原因包括专利被宣告无效、专利保护期限届满以及因未按期缴纳年费而失效。如果因发行人内部管理疏忽的原因未按期缴纳专利年费而导致专利失效，不仅使发行人错失重要的核心专利，而且还可能引发上交所对发行人的知识产权内部管理制度是否建立健全并有效运行的质疑。

在2020年北京天科合达半导体股份有限公司（以下称“天科合达”）上市申请过程中，其3项发明专利因未按期缴纳年费而失效。这一情况引发了上交所对天科合达的持续经营能力、专利管理制度的健全程度以及是否存在其他类似专利失效风险的质疑[22]。加之天科合达还存在其他若干问题，该公司最终于2020年10月15日申请撤回上市申请，终止了本次上市之路。

无独有偶，10年前苏州恒久光电科技股份有限公司（以下称“恒久光电”）也因未按期缴纳年费导致5项专利的专利权终止。恒久光电最终因“五项专利被终止对公司存在不利影响”等原因[23]在创业板IPO折戟。

二、对拟上市企业的专利早期管理的建议

通过上述在科创板拟上市企业暴露出的八类典型专利问题可以看出，这些专利问题具有多样性、综合性和复杂性的特点。对于这些问题，发行人律师可以从答复审核问询函的角度去解释、答疑、尽可能消除或削弱这些问题对发行人科研能力与持续经营的影响，诉讼代理律师可以从应诉的角度出发，直接进行抗辩或者通过反击性诉讼（包括就对方专利提出无效宣告请求、向对方提起专利侵权诉讼等）以制衡，或者在认清诉讼前景不利的情况下向发行人提出和解建议。本文中，我们从未雨绸缪、除疾于腠理的角度出发，建议将风险防控的时间节点向前推进，在企业发展的初期即对专利储备、专利布局及专利管理等工作做好规划。

1.在提交上市申请前至少3-5年启动专利储备计划

雄厚的科技创新能力是企业所具备的“内力”，而丰富的专利储备则是企业在科创板上市申请过程中所展现的“外功”。虽然根据《科创属性评价指引（试行）》等规定，发行人仅需要具备5项形成主营业务的发明专利即可满足科创板对于发明专利数量的要求，但从实践来看，过于单薄的专利储备所带来的不利影响是多方面的，比如降低了潜在竞争对手的专利无效狙击难度、引发上交所或上市委对发行人科技创新能力和企业市场竞争力的质疑、无法为企业的反击性诉讼提供有力的支持等。

在不考虑专利预审备案和优先审查政策的情况下，我国当前发明专利申请从提交申请到授权或驳回的完整审查周期大概为2-3年。再考虑到技术迭代发展的客观规律以及部分专利可能进入驳回复审程序等因素，为了形成数量和质量均有保障的专利库，我们建议企业应当至少在提交上市申请前3-5年开启专利储备计划，例如为专利申请做好人员和资金的准备。

2.审慎吸纳离职不满1年的员工参与核心技术研发

如上所述，企业应当提前为专利申请做好人员准备。值得注意的是，根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条的规定，退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止（本文中统称为“离职”）后1年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于原单位的职务发明创造。在（2019）最高法知民终799号二审判决中，最高人民法院进一步强调，员工离开原单位1年内作出的、与原单位本职工作或者分配任务有关的发明创造，是原单位的职务发明创造，专利申请权、专利权属于原单位；即便该发明创造也与该员工在新单位的本职工作或者分配任务有关，新单位亦不能当然因此对该发明创造享有权利[24]。

因此，对于可能形成企业主营业务的核心技术研发项目，建议拟上市企业尽量避免吸纳离职不满1年的员工参与。对于离职不满1年员工和本单位已工作多年的相关研发人员共同研发的项目，可以将本单位已工作多年的相关研发人员作为共同发明人申请专利。根据部分既有案例的裁判思路[25]，即便原单位对此专利或专利申请提起权属纠纷，由于多个发明人共同参与技术开发的缘故，涉案专利或专利申请可能会判归离职员工的原单位与现单位共同共有。根据《中华人民共和国专利法》的相关规定，现单位仍可自主实施专利技术而不会背负专利侵权风险，这将有效地降低专利权属纠纷对拟上市企业持续经营造成的不利影响。

3.兼顾防御属性和进攻属性对专利进行布局

专利的本质是一种排他权，是一种通过排除他人非授权实施而获取垄断优势的权利。《科创属性评价指引（试行）》对形成主营业务收入的发明专利数量提出要求，其出发点也主要在于考察发行人的专利是否可以通过形成一定的壁垒而维持发行人在主营业务上的竞争优势。因此，从这个方面出发，科创板拟上市企业应当布局相当数量的专利防御己方实施技术，维系壁垒优势，尤其是对于研发试错成本高但仿制相对容易的行业。

另外，科技类企业与其主要竞争对手往往不仅在市场上具有替代和竞争关系，在技术发展路线上也往往具有一定的相似性。为了有效应对主要竞争对手的专利侵权诉讼狙击，拟上市企业还应当对主要竞争对手的主营产品及未来技术发展保持关注，结合己方研发成果并针对竞争对手可能实施的技术方案预埋部分进攻性的专利，以试图覆盖竞争对手可能实施的技术方案。企业如果在上市申请过程中遭遇专利侵权诉讼，可以在第一时间利用这些进攻性专利予以反击。

在具体操作层面，企业可以利用多种技巧来强化上述防御和进攻。例如，即使企业在主营业务中将可能采用某些本领域公知的通用技术的组合方案，为了降低侵权风险，可以将实际实施的方案写成专利申请文件提交并申请提前公布，以对己方实施方案实现防御性公开。如果企业将来就该等方案遭遇专利侵权诉讼并且权利人主张的专利的申请日晚于企业防御性公开的专利申请的申请日甚至于公开日，则企业可以利用这种防御性公开的专利申请进行抵触申请抗辩或现有技术抗辩，或者对权利人的权利基础提出无效宣告请求以釜底抽薪。再例如，企业可以利用恰当的分案申请策略保持进攻性专利的威慑性。授权后的专利对于竞争对手是确定的风险，而未授权的专利对于竞争对手是潜在的威胁。

由于专利一旦授权其保护范围即被确定，因此如果授权后的进攻性专利的权利要求未能很好地覆盖竞争对手实施的技术方案（例如进攻性专利申请日较早而竞争对手实施的技术方案在研发演进过程中偏离了已授权进攻性专利的权利要求），则该进攻性专利一经授权则丧失了威慑力。企业如果能够利用分案申请制度延续部分有威胁性的进攻性专利的生命，并且在不“超范围”的情况下修正其保护方向，则可能对竞争对手保持持续性的威胁。

4.兼顾时间连续性、空间合理性及方案延续性申请专利

具备持续科技创新能力的企业往往也持续开展着专利申请工作。从客观发展规律来看，许多企业的专利申请会经历从“少”到“多”再到“精”的过程，但具备持续研发能力和经营能力的企业几乎不可能出现专利申请的断层。因此，企业应当注重在研发投入、专利申请投入上的时间连续性和工作稳定性，尤其不可为了上市而突击申请专利或者仅仅因预算缩水而中断专利挖掘和申请。

专利是所有知识产权中地域性最浓厚的一类知识产权，每一项专利仅在其获得授权的特定法域内受到保护。对于具有境外收入的拟上市企业而言，建议通过合理的途径（巴黎公约途径或PCT途径）在主营业务覆盖的法域布局适当的专利，为企业的海外经营保驾护航。在资源有限的情况下，拟上市企业在做境外专利布局预算时，可以综合考虑境外营收在企业总营收中的占比、同行业可比企业的国内外专利布局情况以及企业未来国际市场开拓规划等。

如上所述，专利权保护期届满后可能发生的专利权人因仿制品合法大量涌入市场而丧失竞争优势的问题（例如前沿生物被问询的“专利悬崖”问题）是上交所重点关注的问题之一。对核心技术方案进行方案延续性申请是应对专利悬崖的有效手段之一。一方面，我们建议拟上市企业可以提前针对核心技术方案进行环绕式布局。例如，除了就核心产品申请专利外，还就企业研发所涉及的生产工艺、生产设备、测试工艺等（以下称“周边项目”）进行专利挖掘和申请。另一方面，建议拟上市企业可以根据研发能力，就核心产品和核心产品的周边项目进行后续改进，并就改进的延续性方案提交新的专利申请。并且值得注意的是，在这种延续性申请项目中，尽量避免提交提前公布专利申请，以避免在先提交不久的专利申请在公布后成为在后专利申请的现有技术障碍。

5.妥善保管研发档案、加强专利维持管理

同业竞争的企业之间往往会存在频繁的研发人员的流动，妥善保管项目研发档案，有利于在纠纷发生时及时、充分地对己方享有涉案专利权属的事实予以有力证明。因此，建议拟上市企业对员工留痕（签字、电子邮件收发记录等）的项目研发档案均予以妥善保管。

如上所述，发行人内部控制制度健全且被有效执行是科创板的发行条件之一。如果因发行人内部管理疏忽、未按期缴纳专利年费而导致专利权失效，上交所和上市委不仅会关注该专利失效对发行人未来持续经营的影响，还会质疑企业知识产权内部管理制度是否建立健全并有效运行。因此，我们建议拟上市企业加强对已授权专利的维持管理，避免因工作疏忽未及时缴纳年费而导致专利失效。

值得一提的是，《中华人民共和国专利法（2020修订）》即将于今年6月1日生效。根据新专利法的规定，为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求应当给予专利权期限补偿。因此，对于拟在科创板上市的医药企业而言，如果主营业务所涉及的核心专利满足专利权期限补偿政策，建议积极请求延长专利权保护期。可以预料，这也将是未来上市委关注的内容之一。