学以致用 | 签订未注册商标的许可合同应注意的问题

2019-07-15浏览次数：

来源：中知贯标认证

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基本信息

案例编号：（2012）民申字第1501号

相关标准条款：

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》

7.3.1　实施、许可和转让

b) 知识产权实施、许可或转让前，应分别制定调查方案，并进行评估。

7.5　合同管理

a) 应对合同中有关知识产权条款进行审查，并形成记录

本期思考：

企业获得许可使用的商标如果是未注册的商标，在审查许可合同中应当注意哪些问题以及又应当承担怎样的责任？

注意：

2019年《商标法》进行了修订，企业参考本案例，依照29490标准管理商业秘密的同时，应对法律做出的调整保持敏感，并适时修订自身的管理制度。

裁定书原文要点

背景信息

1.当事人：

乙公司（一审原告、二审上诉人、再审被申请人）

丙公司（一审被告、二审被上诉人、再审申请人）

2.X商标系甲公司于2003年9月24日申请，于2010年9月7日获得注册，核定使用的商品为第1801类、第1804类、第1805类、第1806类上的半加工或未加工皮革、仿皮、伞、阳伞、牵引狗用皮索、狗用皮质项圈、手杖。在第1802类箱包皮具商品上未获得注册。

3.2007年3月1日，甲公司与乙公司签订《X商标许可证总协议》，约定甲公司授权乙公司在中国大陆、香港、澳门地区独占使用X商标系列文字及图形商标，并有权在上述地区将该系列商标再许可给他人，该协议有效期为2007年3月1日至2013年12月31日。

2007年4月12日，乙公司与丙公司签订《再许可授权协议》，约定乙公司授权丙公司在中国大陆独家使用第1802类商品上的X商标，该协议有效期为2007年5月1日至2013年12月31日。协议约定丙公司应从2008年1月1日起向乙公司支付商标使用费。

《再许可授权协议》第11条第（1）项写明:乙公司并不保证商标在区域内的有效性，或不保证本协议下授权丙公司的权利不会侵犯区域内的任何商标、专利、设计、版权或者其他所有权。

4.在2007年3月1日甲公司将X商标许可乙公司独占使用，以及2007年5月1日乙公司再许可丙公司独占使用时，尚未有其他公司获得X注册商标，X商标系甲公司正在申请注册（包括在第1802类商品上）中的商标。

5.后丙公司以X商标在1802类商品上未获注册使丙公司签订合同等目的不能实现并给丙公司造成了实际损失为由拒绝向乙公司支付商标使用费，后乙公司起诉丙公司，要求丙公司依照《再许可授权协议》给付全部商标使用费，丙公司则认为其行为不构成违约。

本院认为：

未注册商标能否许可他人使用，法律法规对此没有禁止性规定，且在乙公司与丙公司签订的合同中，亦未限定许可丙公司使用的商标必须均为注册商标；特别在《再许可授权协议》第11条第（1）项，明确写明了乙公司“不保证商标有效性”的条款，根据该条款的内容，丙公司作为涉案商标的被许可方，理应知晓签订合同时被许可使用的商标的权利状态，即X商标为乙公司正在申请注册中的商标。

……

二审法院结合丙公司在签订涉案合同前即与乙公司存在商业合作关系，以及丙公司一直将X商标在相关商品上同时使用等情况，认定乙公司的X商标在1802类皮具商品上未获得注册，不影响丙公司实现签订涉案合同根本目的，并无不当。

关于违约责任，二审法院认为，乙公司未能取得X商标在指定商品上的商标专用权，造成了丙公司的实际损失，导致其无法实现涉案合同的全部目的而构成违约，应对合同解除承担主要责任；丙公司已经实际使用了X商标，获得了经济利益，因其未依约向乙公司支付商标许可使用费，亦构成违约，其对合同解除承担次要责任。

本院认为上述认定并无不当，丙公司认为其不构成违约的理由不能成立。

来源：中知贯标认证