【分享】“三步法”与辅助因素评判专利创造性的顺序

2018-12-03浏览次数：

来源：IPRdaily中文网    

作者：姜立喆(Jacob Jiang)  中国专利代理（香港）有限公司法律部  专利代理人律师资格

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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“三步法”作为一种最基础的创造性判断方法，在适用时具有优先性，在“三步法”的判断过程中有时候会存在模糊的情况，此时考虑辅助因素并结合“三步法”的内在逻辑，能够得出科学的审查结论，而不宜跨过“三步法”而直接考虑辅助因素来评判创造性。

一、 “三步法”的内容

关于专利创造性的判断，《专利审查指南2010》第二部分第四章3.2.1.1给出了一般的判断方法（即“三步法”），包括：

（1）确定最接近的现有技术；

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；

（3）判断要求保护的发明对本领域技术的人员来说是否显而易见。

其中，第一步和第二步的评判相对客观，而第三步的评判存在一定的主观性，需要确定现有技术整体上是否给出了技术启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的技术方案。

二、辅助因素与“三步法”的关系

同时，《专利审查指南2010》第二部分第四章5.1-5.4也给出了创造性判断的辅助考虑因素，包括：

I. 发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题；

II. 发明克服了技术偏见；

III. 发明取得了预料不到的技术效果；

IV. 发明在商业上获得成功。

事实上，对上述辅助因素的考虑并非抛弃了“三步法”的应用，而是为了让审查员在应用“三步法”推理存在模糊时，通过另一个角度去审查涉案专利，以便更好地应用“三步法”来判断创造性并得出正确的审查结论。

I.中的涉案专利是一种“开创性发明”，因而并不存在适宜的“最接近的现有技术”，更不可能在“最接近的现有技术”的基础上改进得到“开创性发明”，因此只需要通过“三步法”的第一步就能得到涉案专利具备创造性的结论；

II.中的涉案专利克服了技术偏见，即本领域技术人员由于技术偏见的影响而没有动机沿着正确的方向改进最接近的现有技术，即通过“三步法”的第三步能够得出具备创造性的结论；

IV.中的涉案专利强调由于商业上的成功能够证明非显而易见性，也是让审查人员能够更加严谨地评判涉案专利的创造性，因为“三步法”的第三步往往是具有主观性的，商业上的成功能够使审查员克服“事后诸葛亮”，得出正确的审查结论；

下面重点论述关于III.中预料不到的技术效果的判断方法：

预料不到的技术效果不光是一种辅助性因素，审查指南对于化学领域创造性的判断中还将其作为特别的判断方法，即“结构上与已知化合物接近的化合物，必须要有预料不到的用途或效果”（简称“预料不到效果法”）。

实践中，审查员往往将“预料不到效果法”作为一种特殊的创造性判断方法，在判断某些化合物的创造性时直接进行技术效果的比较，似乎没有采用“三步法”的步骤进行一步一步的判断。因此，很多代理人在遇到因为“预料不到效果法”而否定创造性时，往往从判断方法的应用顺序角度进行争辩，即如果涉案专利通过“三步法”的步骤能够得出具备创造性的结论，则不宜再用“预料不到效果法”重新评价其创造性。最高人民法院在“马库什案”的评述中也肯定了该观点：“意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，而且作为一种倒推的判断方法，具有特殊性，不具有普遍适用性。因此，只有在经过“三步法”审查和判断得不出是否是非显而易见时，才能根据具有意料不到的技术效果认定专利申请是否具有创造性，通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性”。

笔者认为，在化学领域中，“三步法”和“预料不到效果法”都是判断创造性的具体方法，两者并行不悖，而且两者在本质上是一致的，得出的结论也应当是一致的。对于与已知化合物结构近似的没有预料不到的效果的化合物，适用“预料不到效果法”能够得出不具备创造性的结论，然而根据“三步法”也同样能够得出不具备创造性的结论。具体评述如下：

第一步，确定最接近的现有技术是已知结构近似的化合物；

第二步，确定的区别特征是两者存在结构的细微差别，由于区别特征没有预料不到的效果，因此实际解决的技术问题是提供一种与该化合物结构近似的具有类似效果的化合物；

第三步，判断要求保护的化合物对本领域技术人员是否显而易见。由于结构近似的化合物一般具有相似的技术效果，本领域技术人员在已知化合物的基础上进行研发、实验，很容易在有限次实验后获得结构相似、技术效果也类似的化合物，即在这种情况下，研发出的结构相似、技术效果也类似的化合物是显而易见的。可见，适用“三步法”也同样能够得出不具备创造性的结论。

如果对于与已知化合物结构近似的具有预料不到的效果的化合物，适用“预料不到效果法”能够得出具备创造性的结论，按着上述的推理，也能够通过“三步法”得出其具备创造性的结论：

第一步，确定最接近的现有技术是已知结构近似的化合物；

第二步，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，由于该区别特征带来了预料不到的技术效果，可知实际解决的技术问题是在该已知化合物的基础上提供一种具有明显不同技术效果的化合物；

第三步，判断要求保护的技术方案是否显而易见。由于要求保护的技术方案具有预料不到的技术效果，因此现有技术中不存在技术启示使得技术人员在已知化合物的基础上去研发一种具有预料不到的技术效果的化合物的启示，因此要求保护的技术方案是非显而易见的，具备创造性。

可见，在化学领域的创造性评述中，“三步法”已经涵盖了“预料不到效果法”的内容，“预料不到效果法”属于“三步法”的一种特殊应用情形。在通过“三步法”能够得出涉案专利是否具有创造性的前提下，确实不宜再使用“预料不到效果法”重新评述一遍，而且重新评述后的结论与“三步法”的结论也不会存在区别。化学领域由于其特殊性，审查指南规定了“预料不到效果法”，实际上是对“三步法”的灵活应用，并没有背离“三步法”的内在逻辑和结论，审查人员可以根据案件的实际情况决定使用“三步法”，还是直接应用“预料不到效果法”。

然而，在其他的技术领域中，“预料不到效果法”不能作为“三步法”的一种特殊情形来应用。例如在机械领域，一种结构不具有预料不到的技术效果，但是该结构仍然可能具备创造性，因为技术人员对于已知结构的研发和有限次实验需要存在一定的技术动机（技术启示），当无法证明该技术动机（技术启示）存在时，这些取得了技术进步、但不具备预料不到的技术效果的结构仍然具备创造性。与之相比，作为一门实验科学的化学领域，技术人员对于已知化合物的研发和实验往往具备天然的动机和启示，这是和其他领域存在明确区别的地方。

三、结论

“三步法”作为一种最基础的创造性判断方法，在适用时具有优先性，在“三步法”的判断过程中有时候会存在模糊的情况，此时考虑辅助因素并结合“三步法”的内在逻辑，能够得出科学的审查结论，而不宜跨过“三步法”而直接考虑辅助因素来评判创造性。

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作者：姜立喆(Jacob Jiang)  中国专利代理（香港）有限公司法律部  专利代理人律师资格

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