【分享】知管 产品出口知识产权风险排查及规避之下篇丨YESIPO

2018-08-24浏览次数:


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【优智博知识产权按】随着国内企业技术进步、自主创新能力和产品质量管控能力的提升,国产品牌在国际上的竞争力越来越强,在国外市场上攻城略地的同时,也引来了竞争对手和非运营实体(NPE)的觊觎。


作者:余颖   腾龙三期


二、风险识别


在资源准备充分的情况下,风险识别将变得较为容易,正所谓“磨刀不误砍柴工”。笔者将根据风险从高到低的顺序,对三类专利的识别方法进行简单总结。


1.侵权警告函指出的专利

如果企业收到的专利侵权警告函明确指出了风险专利,则可能基于以下几种情况;(1)从形式上看,如果专利权人仅在警告函中列出疑似侵权产品名称和型号,提供了一个或几个专利号,甚至呈出Claim Chart,则这类专利风险很高,决不能等闲视之。专利权人很可能对本企业产品进行了拆解或对产品的工作方法和步骤进行过研究,并与其专利进行比对,找出了侵权盖然性较大的专利。(2)专利权人提到其拥有本行业产品必然会实施的专利,已向相关标准组织作出过专利声明,并列出了专利列表,虽然没有提供claim chart,但此类专利侵权的概率也较大。(3)专利权人在警告函中既未列举具体侵权产品名称,也未提及具体专利号,则此类警告函很可能是讹诈函件,根据欧美最新的司法实践,这类侵权警告不属于“善意”谈判邀约,企业可以不予理会。(4)专利权人在警告函中提到侵权产品名称,并列出一长串专利列表,这种情况也许是专利讹诈,也许的确存在侵权的可能,需要结合专利权人在本行业的地位、名声和其诉讼情况做综合判断。


2.本行业高风险专利

首先,上述提到的标准必要专利是本行业产品无法回避的风险最高的专利。其次,通过专利诉讼数据库筛查出的同行企业或上游供应商频繁被诉且被判侵权的专利也存在非常大的危险性。


3.自行排查出的专利

专利工程师根据本企业产品的技术特征,利用专利数据库检索出覆盖了这些技术特征的专利,则同样具有一定危险性,此时需要将这些专利导入专利诉讼数据库进行检索,探查这些专利是否有相关诉讼记录,以印证自身的侵权排查结论或评估专利侵权风险转化为现实的可能性。


4.联合供应商排查出的专利

如果产品核心部件都由供应商提供,企业自身难以识别该部件涉及的风险专利,则可能通过上文所述的利用专利诉讼数据库筛查供应商同行频繁被诉专利的方法,请供应商进行识别。

通过以上方法已经能够初步筛选出可能对本企业拟出口产品具有威胁的专利清单,针对上述专利,企业技术人员、专利工程师和上游供应商应当结合自身产品技术方案进行对比分析,识别出对拟出口产品而言真正具有高风险的专利,再有计划地进行风险规避。

三、风险规避


1.设计技术规避方案

技术规避是所有风险规避措施中最为根本和有效的。这就要求企业的知识产权风险排查工作走在产品设计方案最终落地之前,而不是等生产模具和生产线都已准备完毕、甚至产品都已实现批量生产之后。越早识别出专利风险并寻找替代方案,受到的损失就会越小。现实中很多企业都是在产品出口前夕才令知识产权工作人员做风险排查,原因是其错误地认为风险规避就是法务准备一些法律文件就可以解决的问题,不会影响到整体技术方案的设计。如果不未雨绸缪,一旦风险转化为现实,则悔之晚矣。

如果产品核心部件都由供应商提供,则可能通过上文所述的方法,联合供应商进行识别。如果确有侵权,则可尝试让供应商更改技术方案或更换其他供应商,如果没有更好的备选项,则应尽量与供应商签署知识产权担保合同,确保侵权诉讼发生后能够得到经济上的补偿。


2.针对风险专利进行环绕式专利布局

如果企业不具有技术规避的能力或无法绕开风险专利,则可考虑针对风险专利进行环绕式专利布局,例如就实施风险专利所必须使用的上游技术、风险专利技术的各种替换方案等申请专利,当风险转化为现实时,可用这些专利作为筹码与专利权人展开谈判或进行交叉许可,以避免或降低专利侵权带来的经济损失。


3.针对高风险专利进行无效检索

通过专利权无效可以使专利权人失去起诉的资本,也可以为与专利权人达成和解提供筹码和基础。先对高风险专利进行无效检索,再根据需要合理利用这些检索结果,将对专利风险规避大有裨益。但企业用于无效检索的成本有限,在高风险专利数量较多的情况下,不可能针对所有风险专利做无效检索,因此笔者将根据自身的经验和理解作出一些筛选建议:

首先应当把已排查出的高风险专利导入上文提到的专利诉讼数据库进行检索,查询这些专利是否已被他人提出无效,结果和进展如何,如已被判无效,或者无效请求人已获得绝对优势,则可把这些专利从无效检索备选清单中排除。

其次是评估剩下的高风险专利权人是否具有危险性。可利用上文提到的专利诉讼数据库查询这些专利权人是否发动过侵权诉讼,一般而言,有过起诉历史的专利权人对企业而言风险更大,因此在选择目标专利时,应重点选取这些专利权人的专利。

再次是评估专利无效的难度,这步的关键提前对专利权人的专利稳定性做一个整体判断,利用上文提到的Darts-ip数据库可以较为容易地通过统计数据了解到某专利权人的专利被无效的案件数量、无效成功率及主要的无效理由,根据专利权被维持的比例大小,可以判断出该专利权人的专利质量和稳定性,由此可以预知无效其专利的难度。企业可充分评估无效该专利的必要性,再根据自身的预算和专利无效的成本进行选择。

进一步,在进行无效检索时,对于如何提高精准度和效率,笔者也有一点体会供读者参考:利用Darts-ip数据库,检索目标专利同族是否在拟出口国以外的其它国家经历过驳回复审或无效诉讼,如果裁判结果是被最终驳回或无效,则当事国的法院或专利局所找到的对比文件和无效理由则可作为无效目标专利的重要参考。采用这种方法不仅可以帮助做无效检索的工作者跨越语言障碍找寻对比文件,还能省去大量筛选最佳对比文件的宝贵时间。


4.提起专利无效诉讼

对于已经做过无效检索的专利,可以根据实际情况判断是否应当对其提起无效诉讼。首先建议锁定侵权警告函明确指明的专利,其次评估已找到的对比文件是否足以无效目标专利,然后估算专利无效诉讼的成本是否在预算范围内,再次需要结合专利权人的角色和地位斟酌无效其专利的必要性:例如,若对方是NPE,且已向企业发送过警告函,则提起无效诉讼可对其产生较大的震慑力,迫使其放弃提告;如果对方是竞争对手,如果其手握大量专利,在自身专利储备较弱的情况下,率先提起无效诉讼可能会引起其报复性反扑,最终得不偿失;如果对方比本企业专利实力弱,则可尝试发起无效,尽量提前消除出口隐患。企业需要对上述内容进行较为准确的判断,做到知己知彼,理智决策。

5.提起确认不侵权之诉

对于比较好诉的专利权人警告函中明确提到的专利,如果在风险识别过程中发现本企业产品明显不侵权,尤其是已有相关判例支持该结论的情况下,可选择在对自身有利的法院管辖地提起确认不侵权之诉,以掌握案件的主动权。如果不主动占取先机,而是等专利权人起诉后才被动应诉,则可能面临审判地、适用法律、先例都对自身不利的窘境,白白丧失“主场优势”。


6.准备律师函或保护信

如果企业用于出口知识产权风险规避的预算有限且风格保守,以上提到的主动提起无效诉讼及确认不侵权之诉都无法作为备选项,则笔者强烈建议企业在已做不侵权分析和无效检索的情况下,聘请拟出口国当地律师撰写律师函或保护信(内容与律师函相似,只是在不同国家称呼不同),内容包括不侵权和无效分析的结论和原因、专利权人存在懈怠、专利不具有可执行性等。在不同的国家,律师函或保护信有不同的作用和递交方式,企业需要事先研究拟出口国的相关法律法规且咨询当地律师当地的司法实践和惯常操作。例如在美国,律师撰写的保护函不必事先递交给法院,企业自行保留即可,一旦专利权人起诉,企业可呈出准备好的律师函,可以在很大程度上减轻甚至消除被判恶意侵权和惩罚性赔偿的风险。在德国,法律并未定义保护信的概念、形式、递交方式和法律效果,但在实践中,法院在只听取专利权人的单方面陈述后批准其临时禁令请求的概率很高,因此往往有企业在感受到侵权风险时提前向法院递交,以争取在事前为自己辩护的机会,减小法院下达禁令的概率,事实证明如果保护信的内容能够得到法官内心的认可,则可在很大程度上避免禁令风险。这种风险规避措施是从实践中探索出来的,只有当地经验丰富的律师能够准确把握其操作方式,因此建议企业利用专利诉讼数据库选择在该法律事务上具有经验的律师并尽早建立联系,咨询相关事宜并根据律师的建议及早做准备。


7.取得风险专利权或实施许可

如果上述选项对企业而言均不具有可实施性,取得风险专利权或实施许可则是最保险的方式。但这完全依赖于专利权人的意愿、企业的经济实力和谈判能力,企业可根据实际状况进行选择。


8.做好产品设计研发记录

如果拟出口产品是企业自行设计的,从立项开始至产品成型整个过程的设计思路、草图、实验记录、会议记录都应当完整保留,这样做的目的在于:如果有人抢先申请了专利并起诉企业侵权,可以用上述资料进行先用权抗辩;或者即使在他人申请专利后才开始产品设计,在某些情况下这些材料也能在一定程度上降低被判恶意侵权的可能性。


9.改换营销方式

对于完全不具备上述任何一种方式的实施能力,尚未进入专利权人视野而又愿意冒很大风险的企业,可以尝试以下途径降低潜在风险:

(1)改换物流通道

以欧洲为例,如果专利权人只在A国有维权记录,可以从A国的邻国B入境,然后从B国通过陆路进入A国,这样可以在很大程度上绕过A国的海关,减小海关查扣风险。

(2)改变宣传方式

删除企业网站、电子销售平台、产品宣传手册上与风险专利有关功能的介绍,以免留下侵权证据。

(3)更换销售途径

寻找一家较为安全的中间商,在国内将产品卖给中间商,再由该中间商出口至目标国并将商品转卖给客户。



以上关于产品出口专利侵权风险排查的资源准备、风险识别和规避措施是从笔者自身的实践出发,侧重于提供一些行之有效且具有可操作性的方法性建议,并不能完全消除风险,但可在一定程度上降低风险发生的概率,且部分思路和措施可为风险转化为现实后赢得诉讼或减少损失提供帮助,同业者可根据自身的情况有选择地实施。


信息来源:中国企业知识产权研究院

编辑:优智博知识产权-Caihong.Mao