【分享】知管 产品出口知识产权风险排查及规避之上篇丨YESIPO

2018-08-24浏览次数：

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优智博知识产权按】随着国内企业技术进步、自主创新能力和产品质量管控能力的提升，国产品牌在国际上的竞争力越来越强，在国外市场上攻城略地的同时，也引来了竞争对手和非运营实体（NPE）的觊觎。

作者：余颖  腾龙三期

随着国内企业技术进步、自主创新能力和产品质量管控能力的提升，国产品牌在国际上的竞争力越来越强，在国外市场上攻城略地的同时，也引来了竞争对手和非运营实体（NPE）的觊觎。在过去的十年中，我国一些实力较强的大型企业已经在国外遭遇了一些知识产权诉讼，其中有丢兵弃甲的，也有顽强抗争的，对于后者而言，无论最后结局如何，总归是吸取了一定教训，积累了一些宝贵经验。但由于各种原因，这些用巨额学费换来的实战知识和经验始终未能进入公众视野，供大家借鉴和学习，媒体报道的事件和总结的“经验”也浮于表面，实践指导意义不足。笔者有幸在工作当中经历了多次海外知识产权诉讼，其中有旷日持久且足以摧毁笔者所在企业整个海外市场的事例，也有小到可以在一两个月内用几万美元解决的案件，在本文中，笔者梳理和总结了通过这些案件积累到的关于产品出口知识产权风险排查及规避相关经验，在被允许揭示的范围内形成简短的文字，与同业者们分享。

一、资源准备

1.拟出口国家相关法律法规和司法实践

从笔者的经验来看，产品出口前的法律准备比技术和生产准备更为重要：产品做不好，结果无非是客户和营收少，但如果不做法律风险防范而盲目出口，结果无异于赤膊上阵，不仅之前若干辛苦和努力付之一炬，还会因巨额赔偿而给企业造成致命的打击。相反，如果充分了解了目标市场的知识产权相关法律法规并有针对性地做好法律风险评估和规避措施，就能极大降低产品扣押、侵权赔偿和禁售的风险，为产品出口保驾护航。

法律准备因目标国家的司法体系不同而有所差异。对于成文法系国家，重点是熟悉现有的法律法规，尤其是关于知识产权案件的民刑性质划分、关于管辖权的规定、案件审理时长、临时禁令和永久禁令的颁发条件、侵权赔偿额度的计算方法、遭遇错误执行的救济渠道等。对于普通法系国家，除了了解有限的法律规定外，更多的精力则应相关法律议题的已有判决结果和法官的裁判思路。值得一提的是，近年来两大法系一直在相互借鉴和吸收，成文法国家法官发挥自由裁量权审判的案例正在逐渐填补僵硬和粗线条的法律条款所覆盖不到的空白，加之一些“约定俗成”的规则不会在法律条文中体现，但往往在案件审理过程中发挥重要作用，因此案例研究同样应当作为成文法系国家法律研究的重点。例如德国杜塞尔多夫法院在审理华为诉中兴专利侵权一案中，曾就“标准必要专利许可谈判中何为善意”这一法律条文尚未解决的问题请示欧盟法院的意见，后者答复后，在随后的Sisvel诉海尔一案中，德国杜塞尔多夫法院就将欧盟法院的思路作为准绳，给出了预见性很强的裁判结果。如果产品出口前未就该案件做研究，而仅根据自己的见解对法律条文规定的“善意”做判断，恐怕会造成不可估量的法律后果。笔者之所以强调案例研究重要性的另一个典型案例是华为诉Unwired Planet一案，通常业内人士对标准必要专利许可的“无歧视”原则较为一致的认识是：专利权人对不同的被许可人提出的要求应当一致，但英格兰和威尔士高等法院对该案作出的裁决却是：专利权人对某被许可人给出更低的许可费率并不一定造成“歧视”，除非费率的区别影响了两个被许可人之间的竞争。如果在产品出口到英国前不了解该判决结果，而仍按常理对“无歧视”原则进行理解，从而武断拒绝专利权人的许可要求或提取低额度的专利风险准备金，则被判禁令或惩罚性赔偿的几率就会大大提高。

2.内部资源

（1）技术人员

要判断拟出口产品是否侵权，首先要了解自身产品的设计思路或构造，如果产品是企业内部技术人员设计的，则其便成为侵权判断或专利规避的关键。但需要注意的是，由于技术人员只了解技术层面的内容，并没有专利侵权判断的知识和经验，因此不应该向技术人员提出“产品是否侵权”这样的疑问，更不要把专利文件给技术人员看，而是应当事先总结风险专利的关键技术特征，再据此询问技术人员拟出口产品相应部件的设计思路、工作方法或结构特征，再由专利工程师做专业的侵权分析。笔者在与技术人员交流的过程中，就曾有这样的体会：如果事先把专利文件出示给技术人员，由于他不了解如何界定专利的保护范围，在阅读后往往会作出产品侵权的判断，即使产品实际并未落入专利的保护范围。当然，如果技术人员有专利申请经验并且对专利有正确的认识，则不必拘泥于笔者所述的步骤和方法。

（2）专利工程师

在了解拟出口产品的技术特征后，是否落入风险专利的保护范围，就要靠专利工程师进行专业判断。但是专利的保护范围是一个相对模糊的边界，往往会因为不同人对相同技术术语的不同理解而得出不一样的结论，因此仅仅依靠专利工程师的主观认知是不够甚至危险的，他需要通过检索专利诉讼数据库，查询拟出口国法院对特定技术术语作出的解释，从而对专利保护范围作出相对确定的判断，并在此基础上判断拟出口产品是否侵权或者如何设计技术规避方案。笔者在工作中时常遇到不同法院对同一技术术语做出截然不同理解的情况，其中一个例子是：权利要求原文写明“First header”,但并未明确第一文件头的数量，美国德州东区法院对此的解释是“一个或多个第一文件头”，而加州北区法院的理解确是“有且仅有一个第一文件头”，被诉侵权产品具有多个第一文件头，因此两个法院得出了完全不同的侵权判断结论。如果和被诉产品具有相同设计的产品拟出口到美国，则专利工程师应通过专利诉讼数据库找到这两个案件，并作出产品运输和销售应避开德州的结论。如果他没有做这个工作，而是按照他的经验理解为“有且仅有一个”，虽然从专业角度看并没有什么错，但一旦按此结论将产品出口到德州，则一定是被判侵权的结局。

（3）法务

企业内部法务需要透彻学习拟出口国家相关法律法规和司法实践，熟悉并追踪同行在相关技术领域发生的诉讼案件进程及结果，了解产品出口到目标国家的风险、采取何种策略规避这种风险以及评估可能为此付出的成本。法务同样需要通过查询专利诉讼数据库以及咨询外部律师获取上述客观信息，据此作出风险评级，判断是否存在刑事犯罪风险，推算专利许可费用或者可能面临的赔偿，提出风险准备金提取建议。如果产品关键部件是由供应商提供，则应提前制定供应商知识产权实力评级，与采购部门共同商定和选择供应商，并与供应商签订知识产权担保合同或共同制定专利风险联合应对方案。

3.外部资源

（1）外部律师

海外的专利风险和专利诉讼在很大程度上需要依靠当地的律师协助进行评估或处理，尤其是上文提到的企业内部人力资源不足的情况下，律师的选择往往决定了案件的胜负。进行根据笔者的观察，国内很多企业在选择外部律师时具有很大的盲目性，往往是通过熟人介绍或者委托国内律所再由其转委托给国外律所，这种选聘律师的方法虽然能省去很多麻烦，但有一个很大的弊端：企业无法判断该律师的真正实力以及无法根据个案的特点选择适宜的律师。下面笔者将对企业根据其不同需求选聘律师方法的优缺点提出个人见解，以期对读者选聘合适的律师有所助益。

1）来本企业拜访过的律师

亲自来本企业拜访过的律师由于和企业内部人员有过面对面的接触和交流，能够加深对彼此的了解，便于建立互信，并且能在一定程度上增强合作默契度。但如果选择面仅局限于这些律师，可能会只见一木不见森林，错过很多其他更好的选项，同时其业务不一定精湛，也不排除其个人能力不能满足企业的期望或案件处理方法和结果差强人意的可能。

2）有中国成长背景的律师

这类律师有中国成长背景，不仅能用中文与企业内部人员无障碍交流，还因其深谙中国文化、中国人的行事方式以及客户行为背后的原因和动机，在合作过程中可以减少很多猜疑和误解，且能用恰当的方式实现更好的沟通，也另合作更加愉快和顺畅。但这类律师毕竟人数太少，导致企业可选择面太小，且同样存在业务不精湛的可能，如果仅局限于这些律师，也有可能无法达到预期的案件办理效果。

3）与上游供应商合作过的律师

如果专利纠纷涉及上游供应商提供的部件，聘请与供应商有过良好合作的律师会是一个不错的选择。一来这类律师熟悉该部件涉及的技术，在技术分析上有相当的优势；二来其可以在已掌握的知识和供应商案件办理过程中积累的材料基础上处理本企业委托的案件，可以减少很多工作时间，从而节省大量费用。但由于本企业和供应商不总是利益一致，律师有可能在办案过程中受供应商的影响而有所保留，甚至可能在本企业与供应商存在利益冲突的时候，站在供应商一边继而损害本企业的利益。企业在选聘这类律师时，需要根据案件具体情况和供应商与本企业的知识产权担保合同的约定来作出正确的判断和选择。

4）知名同行企业雇佣过的律师

利用专利诉讼数据库可以轻松查询到同行企业在其知识产权诉讼案件中聘用的律师事务所及律师，如果是本行业的龙头且诉讼经验丰富，其多次选用的律师一般实力都非常不错，专业能力和办案经验都毋庸置疑，且其熟悉相关本领域的技术，技术分析的效率和质量都有保证。但这类律师通常收费都比较昂贵，且其可能因本企业与其已有客户存在竞争关系而拒绝代理。

5）通过诉讼数据库查询到的律师

如果想有范围更广的选择，还可以通过诉讼数据库查询多次处理过相关技术领域诉讼的律师，再结合企业的预算、沟通的便利程度、利益冲突等因素做筛选。

（2）外部技术专家

外部技术专家是做专利侵权分析、无效检索甚至涉案出庭时能够发挥作用的重要资源，可靠的技术专家了解本技术领域的现有技术和公知常识，熟悉很多技术特征的等效替换方案，能够准确理解专利说明书描述的技术方案，甚至能够帮助设计技术规避方案。拟出口国的技术专家的作用还体现在：一旦企业被诉，外部技术专家可以充当专家证人，出具分析意见或出庭作证，往往能对法官产生一定的影响力，促使其作出对本企业有利的裁决。企业应当建立在本国和拟出口国都寻找一些可靠的技术专家并建立长期合作关系，而不是在需要的时候临时仓促寻找，这样才能保证知识产权风险防范和排查工作的质量。

（3）供应商

如果拟出口产品含有供应商提供的部件，尤其是关键部件，则供应商对本企业的作用不言而喻，有时专利分析和规避工作甚至需要完全依赖供应商的帮助。企业内部知识产权部门能否与供应商建立互信并保持良好的合作关系，将是决定此类诉讼结果的关键因素。因此建议知识产权部门介入本企业的采购流程，获得选定供应商的“投票权”，并与供应商签订知识产权担保合同，保障本企业在遇到知识产权风险并有遭遇经济损失之虞时，能够得到供应商的帮助或赔偿。

4.数据库资源

（1）专利检索分析数据库

专利申请过程中的查新检索、专利无效过程中的对比文件检索、进行专利布局、绘制专利地图、专利收购等工作都需要利用专利检索分析数据库。目前在国内外有若干专利数据库可供选择，国内的很多数据库使用门槛低、简单易用、价格实惠，但对于专利侵权排查较为重要的语义检索功能主要是面向中文，做外文专利检索时效果有限。国外著名专利数据库专业化程度和学习成本更高，而且价格昂贵，但对外文专利收集得更为全面，个别数据库甚至将全部收录专利全文翻译成英文，语义检索功能也很强大，对于企业做海外风险专利排查非常有帮助。企业可根据自身情况购买合适的数据库，并确保负责风险排查的专利工程师能够熟练运用。

（2）专利诉讼数据库

上文提到企业内部专利工程师做专利侵权分析及法务做行业诉讼情报收集、风险评估和律师选聘都需要用到专利诉讼数据库。从全球的司法判决文书公开情况来看，只有美国的电子化公开程度接近100%，欧洲、日本、中国、韩国等国家和地区的电子化公开程度都不尽如人意，这给知识产权从业人员查取案例造成了很大不便。目前市面上针对美国的案例数据库选择较多，案件信息也比较全面，各个数据库在使用便利性、全面性和数据处理深度等方面存在一定差异，价格也参差不齐。笔者在工作中有幸了解到一种收集了全球主要国家知识产权案例的数据库Darts-ip,其在世界各地以与法院签约获取裁判文书或员工定期赴法院调取案件文书的方式，取得判决书原件并做电子化处理，再进一步对裁判文书做数据提取和人工法律分析，对于产品出口风险排查非常有帮助。企业可根据自身的需求和财力进行选择。

（未完待续）

信息来源：中国企业知识产权研究院

编辑：优智博知识产权-Caihong.Mao